Cuando a mediados del 2018 una reconocida diseñadora y empresaria peruana solicitó registrar su nombre (nombre de pila y apellido) como marca recibió una inesperada respuesta de la administración pues se le informó que su nombre de pila (Silvana) era una marca ya registrada y que no se aceptaba ni una sola marca más que contenga ese nombre.
La solicitud
El 5 de julio de 2018 (expediente N° 756801-2018), la diseñadora Silvana Diez solicitó el registro como marca de su nombre -en una tipografía determinada-, para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
El 7 de setiembre de 2018, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) emitió la Resolución N° 19028-2018/DSD-INDECOPI, en la que denegó el registro al considerar que el signo SILVANA DIEZ y grafía es confundible con la marca registrada SILVANA (certificado N° 60899), que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
El 2 de octubre de 2018, la solicitante impugnó la resolución, indicando -entre otras cosas- que no se analizó el público ni los canales de comercialización de sus productos, la titular de la marca registrada no formuló oposición y que ni en internet ni en el mercado se puede encontrar evidencias que demuestren que la marca registrada es o ha sido usada.
El 31 de octubre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (CSD) emitió la Resolución N° 5735-2018/CSD-INDECOPI, en la que rechazó los argumento de la apelación por lo que confirmó la resolución emitida por la DSD que denegó el registro.
Lo que dicen las resoluciones
Lo relevante en este caso es la comparación de signos realizada que hizo la autoridad, la resolución de primera instancia (DSD) señaló que:
“(…) la semejanza entre los signos en cuestión radica en el hecho que ambos se encuentran conformados por el término SILVANA; además, dicho término no se encuentra en la conformación de otras marcas registradas a favor de terceros, para distinguir los mismos productos y/o productos vinculados (…).
(…) de permitirse el registro del signo solicitado se podría inducir al público a asociarlo con la marca registrada como provenientes de un mismo origen empresarial, o que el consumidor piense que existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de confusión indirecta.“
La resolución de segunda instancia (CSD) reiteró ello indicando que:
“(…) la semejanza entre las denominaciones SILVANA DIEZ y SILVANA, que conforman a los signos en cuestión, radica en el hecho que presentan en su conformación la misma denominación SILVANA, siendo que la presencia de la denominación DIEZ, que acompaña al signo solicitado, no resulta suficiente para diferenciarlos, ya que los referidos signos generan una impresión de conjunto semejante.
(…) los signos podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.“
¿Es razonable lo argumentado
Lo señalado en las mencionadas resoluciones -en abstracto-, es correcto; sin embargo, cuando se trata de analizar marcas que incluyen nombres de pila, el Indecopi no ha podido mantener un criterio uniforme.
En efecto, en el mismo rubro en que se solicitó el registro de la marca SILVANA (prendas de vestir y calzado), tenemos que:
- Coexisten las marcas CAROLINA BOIX (certificado N° 219564) y CAROLINA HERRERA (certificado N° 16158), junto a un conjunto de marcas cuyo principal e incluso único elemento relevante es la denominación CAROLINA (certificados N° 108952, N° 140821, N° 149089, etc.).
- Coexisten las marcas SILVIA CORNEJO (certificado N° 175611), SILVIA SOTOMAYOR (certificado N° 216805), SILVIA ZEGARRA PRET-A-PORTER (certificado N° 237718), junto a la marca SILVIA FASHION (certificado N° 258644) cuyo principal elemento es la denominación SILVIA.
Por otro lado, aplicando el mismo criterio de la resolución comentada:
- Se denegó el registro de las marcas MARIANA NORIEGA (expediente N° 583889-2014) y MARIANA GUTIERREZ (expediente N° 712082.2017) por confusión con las marcas MARIANA (certificado N° 193714), MARIANA PERU (certificado N° 48432) y LITTLE SMILE UN PRODUCTO MARIANA (certificado N° 91701), éstas de titularidad de una misma empresa.
- Se denegó el registro de la marca JESSICA RODRIGUEZ (expediente N° 450590-2011) por confusión con las marcas JESSICA (certificado N° 57774) y JESSICA COLORS (certificado N° 136900), éstas de titularidad de una misma empresa.
Por ello, si analizamos los casos en que se ha permitido el registro de marcas que comparten un mismo nombre de pila, observamos que el resultado permitido por la administración ha sido el mismo que hubiera ocurrido de haberse permitido el registro de la marca SILVANA DIEZ.
En efecto, cuando se trata de nombres de pila como marca no resulta descabellado imaginar que el empresario que emplee uno de ellos como el titular de la marca SILVANA, haya asumido que alguna persona natural con el mismo nombre pueda dedicarse al mismo rubro comercial ¡tomando en cuenta que la población económicamente activa del Perú ronda los 18 millones de personas!
A esto debemos agregar que cuando la autoridad indica que existe riesgo de confusión en un determinado caso, esta decisión sirve en muchos casos para formular acciones de infracción contra quienes usen las marcas denegadas, así, ¿sería razonable que la titular de la marca SILVANA pueda denunciar con éxito a Silvana Diez por el uso de su propio nombre en el comercio? Resulta evidente que no.
Así, es necesario que la administración refine sus criterios y los ajuste a diversas situaciones que en definitiva se van a presentar en la realidad, con mayor razón cuando hablamos de nombres de pila como Silvana que son nombres comunes del castellano y por lo tanto, al crear un derecho marcario de exclusiva sobre dicho nombre, ¿estaríamos ante un potencial uso inadecuado de dicho derecho para evitar que cualquier persona use de manera legítima su nombre? Esperemos que no.
Por ello, y conforme a lo que la autoridad indica de ordinario en sus resoluciones, cada caso debe analizarse a la luz de sus propias circunstancias y características, lo que implica que si bien las reglas generales son, naturalmente de aplicación general, siempre existirán casos de excepción en los cuales no será adecuado aplicar dichos criterios a rajatabla.
En efecto, entre otras consideraciones, se debió ponderar que:
- La solicitante es una persona natural.
- En el ámbito de la moda es habitual que los diseñadores y empresarios empleen sus propios nombres como marca.
- Así como los apellidos nos diferencian de cualquier familiar o amigo con el mismo prenombre o nombre de pila, los apellidos también permitirán diferenciar adecuadamente a las marcas en el mercado en tanto identificarán a los productos solicitados como aquellos provenientes únicamente de Silvana Diez y no de cualquier otra diseñadora o empresaria llamada Silvana.
A esto podemos agregar que, en muchos países, tanto los nombres de pila como los apellidos son considerados elementos débiles y las marcas constituidas únicamente por un nombre de pila o por un apellido se consideran marcas débiles, es decir, que si bien pueden constituir marcas, debido a la alta probabilidad de que otro empresario del mismo sector con el mismo nombre o apellido use su nombre como marca, se prefiere que solo se puedan denegar los casos en los que las marcas presentan, en conjunto, demasiadas similitudes que no permitan diferenciar claramente a unas de otras marcas, situación que, incluso en algunos países como Japón han llevado a que los apellidos sean prácticamente irregistrables como marca.
Al respecto, se puede mencionar el caso de la marca SOFIA VERGARA (expediente N° 599714-2014) que fue denegada por la existencia de la marca VERGARA (certificado N° 210265) pero no por las marcas SOFIA MULANOVICH (certificados N° 141280 y N° 170482) y SOF1A (certificado N° 170483) siendo estas últimas de titularidad de la reconocida deportista nacional del mismo nombre.
Finalmente, es la autoridad la única en capacidad de evaluar la continuidad de la aplicación de sus propios criterios (que como hemos visto tampoco han sido uniformes), para que se asegure una defensa adecuada de los derechos de propiedad intelectual y que sólo se apliquen en sentido negativo (denegando el registro) a aquellos casos en los que de un análisis adecuado y apoyado en la realidad se considere que existe una posibilidad real de confundir al público consumidor en el marco de una situación de consumo.
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