Entre las prohibiciones para el registro de marcas, las contenidas en el artículo 135, literal p) de la Decisión Andina 486 (que establece el régimen en materia de Propiedad Industrial aplicable a los países de la Comunidad Andina) han suscitado pasiones en los últimos años, al respecto, resalta entre los supuestos que contempla la prohibición de registro como marca de signos que “sean contrarios (…) a la moral, (…) o a las buenas costumbres (…)“.
Sobre si es necesario mantener total o parcialmente prohibiciones como ésta, han escrito ya varios importantes profesionales del medio, por lo que en este caso analizaremos un caso reciente en el que la primera instancia de Indecopi ha aplicado las mencionadas prohibiciones para denegar (de momento) una solicitud de registro.
La solicitud
El 07 de setiembre de 2018, mediante expediente N° 765573-2018, se solicitó el registro como marca de la denominación HUEVÓN para servicios de restauración (alimentación), preparación y suministro de comidas y bebidas; hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.
El 19 de diciembre de 2018, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) emitió la Resolución N° 28160-2018/DSD-INDECOPI, en la que dispuso denegar el registro al considerar que la denominación HUEVÓN aplicada a los servicios indicados en la solicitud resulta contraria a la moral y a las buenas costumbres, por lo que incurría en el supuesto del artículo 135, literal p) de la Decisión 486.
El 18 de enero de 2019 la empresa solicitante impugnó la resolución mencionada por lo que a la fecha dicha resolución está pendiente de pronunciamiento definitivo por parte de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.
Lo que dice la resolución
El análisis relevante comienza con una definición del término HUEVÓN, indicando que éste es contrario a la moral y a las buenas costumbres al ser “utilizado frecuentemente para referirse con insolencia o desdén a la persona que no piensa, ni hace bien las cosas, o de pensamiento lento. Por lo que es considerada para un amplio sector de la población como una frase inapropiada y una forma grosera de expresarse.”
Asimismo, indica que la denominación HUEVÓN:
“(…) es susceptible de ser conocida por un amplio sector de la población como una expresión inapropiada y una forma grosera de expresarse o referirse de las personas, por lo tanto, es un acto contrario a la moral.“
“(…) vulnera los valores y principios morales que son imperativos para preservar el orden social que garantice el bienestar de la sociedad (…)”
“(…) vulnera la armonía y respeto que debe existir entre las personas.“
“(…) será entendida como una expresión inapropiada.“
Sobre los servicios para los que se solicita el registro, se indica que éstos “(…) suelen encontrarse al alcance de niños, jóvenes, adultos, ancianos, por lo que se concluye que estos podrían influenciar en la sensibilidad media del consumidor y la permisividad en este caso es menor para permitir el ingreso al registro de la denominación Huevon.”
Por tales motivos, en la resolución se concluye que no puede concederse el registro solicitado:
“(…) en tanto la denominación Huevon constituye una expresión que denota una ofensa, por lo que contravienen las reglas de la moral y las buenas costumbres. En ese sentido, dicha denominación, así como su potencial uso a título de marca a efectos de identificar y diferenciar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional podría generar situaciones indeseables al banalizar la percepción de los consumidores frente a dicha denominación, por lo cual el signo solicitado a registro contraviene la moral y las buenas costumbres.“
¿Fue incorrecto el razonamiento de la DSD?
A través de las redes sociales algunas personas criticaron la decisión de la DSD indicando que el razonamiento empleado hace gala de un nivel desmedido de cucufatería y que el término no les generaba vulneración alguna.
Si bien el razonamiento de la DSD es discutible, especialmente por la aplicación de clausulas morales (la moral es relativa y depende mucho del contexto socio-político así como de la tolerancia o permisibilidad social imperante y no la ideal), la autoridad emitió un fallo echando mano a lo que conocía, habida cuenta de que en ningún momento anterior a la resolución se presentó argumentos tendientes a demostrar que el término huevón no es un término únicamente ofensivo.
Hay que señalar que antes de presentarse la solicitud de HUEVÓN, la probabilidad de que la marca sea denegada por los motivos expuestos era de más del 90%, pues el término señalado es frecuentemente empleado como una forma calificar a una persona como algo tonta o lenta de entendimiento.
Por ello, casos como éste necesitan estrategias de defensa preventiva, es decir, brindar argumentos de defensa que contrarresten adecuadamente los argumentos que se aplicarían para denegar el registro.
Así, durante el trámite del expediente y previamente a la resolución se pudo plantear que:
- i) el término huevón no es únicamente empleado como una forma de agravio,
- ii) que el significado de un término como huevón dependerá del contexto en que se emplee,
- iii) que al ser un término polisémico, para la denegatoria de su registro se deberá establecer que en el contexto presentado el término es indefectiblemente comprensible como un agravio al público al que se exponga,
- iv) la aplicación de una cláusula de moralidad/buenas costumbres, requiere el análisis de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles para evitar caer en un supuesto de extrema discrecionalidad.
El planteamiento de estas situaciones implicaría que la DSD se hubiera tenido que pronunciar de manera expresa sobre cada una de ellas, pudiéndose haber llegado, incluso, a otorgar el registro en primera instancia.
Ahora… ¿qué pasará con Huevón?
Si bien no todo está dicho en este caso, la impugnación presentada se fundamenta en replicar una parte de los argumentos señalados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en la resolución con la que otorgó el registro de la marca EL PEZWEON y logotipo (expediente N° 379773-2008), asimismo se agrega algunas declaraciones de seguidores de HUEVÓN en redes sociales en que afirman no sentirse vulnerados ni afectados con la marca y se solicita limitar los servicios a “servicios de restauración y expendio de comida hecha a base de huevo”.
Al respecto, la Comisión podría desestimar los argumentos de la resolución del caso EL PEZWEON pues cada caso se analiza a la luz de sus propias características, asimismo, en dicha resolución el razonamiento determinó el contenido de ese signo luego de la evaluación de los elementos que lo integraban y su funcionalidad en conjunto, ya que el elemento relevante de la marca no era la denominación PUES HUEVÓN sino PEZWEON, acompañada de elementos adicionales, así se valoró la expresión en su especial contexto (donde la forma de presentación del signo asemejó la expresión “PUES HUEVÓN” a una llamada a actuar en un contexto de confianza), situación que dista del caso del signo HUEVÓN.
También se pudo cuestionar lo terriblemente impreciso de varias definiciones legales empleadas y que repiten conceptos aportados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) a finales de la década de los 80, lo cual podría derivar incluso en una solicitud de interpretación prejudicial al actual TJCA que permita establecer mejores lineamientos para la aplicación de la prohibición de registro invocada.
De otra parte, resulta interesante que la resolución impugnada manifiesta que huevón es un término ofensivo por referir con desdén a una persona tonta, lerda, es decir, si se hubiera solicitado el registro de TONTO/LERDO ¿también se hubiera denegado el registro bajo los mismos parámetros?, a lo que nos queda preguntarnos si basta que un término o frase pueda resultar ofensiva para considerarse como una afrenta a la moralidad pública y al desarrollo de la vida en sociedad.
Asimismo, no se cuestiona la forma/manera en que el signo solicitado generaría materialmente la afectación o vulneración a la moral pública/buenas costumbres, ya que no se indica qué acto materializaría la potencial ofensa, es decir, ¿es la mera observación del término huevón en el cartel de un restaurante objetivamente entendible como la articulación de una ofensa?, ¿podemos decir que observar un volante publicitario con el término huevón junto a ofertas de platillos diversos es tomado como una afrenta o una calificación negativa hacia quien lo reciba o promueve o normaliza en la vida común el uso ofensivo de dicho término?, ¿o será que huevón podrá ser entendido como una forma jocosa e irreverente de referirse al huevo como insumo en dichos alimentos?
A esto habría que sumar que tanto la resolución como la impugnación correspondiente se dedican a analizar definiciones del término huevón sin reparar que apelan a varios de ellos que no se indican como propios de nuestro país, elemento de gran importancia puesto que el estándar de moral o buenas costumbres con el que se analiza el caso debe ser el correspondiente al Perú y no al de otros por más que sean países vecinos.
Finalmente, hay que considerar que ha sido la misma práctica social de la población de nuestro país la que no solo ha tolerado sino que ha aceptado y no reprime/reprocha en diversos escenarios el uso del término huevón, como tratamiento amical o familiar para dirigirse a una persona -de la misma manera en que se emplea coloquialmente términos como pata, chochera, brother, causa, flaco/flaca-, por lo cual es fácil concluir que será el contexto en que se aplique el término huevón el que podrá dotar a dicho término del contenido ofensivo, en tal sentido, al estar frente a un término polisémico incapaz de constituirse en ofensivo sin un contexto que así lo dé a entender, la actitud de la administración debería ser la de considerar que de entre todos los usos posibles que se dará al término huevón como marca, sus titulares lo harán de la manera menos lesiva para los intereses de la sociedad, más aún en cuanto la actuación de la administración tiende a considerar que la práctica naturalmente esperada de cualquier agente del mercado está regida por la buena fe, debiendo por tanto otorgar el registro.
Por ahora la posibilidad de registro de HUEVÓN como marca dependerá del análisis que haga la Comisión de Signos Distintivos y de su capacidad de articular la información disponible sobre los usos reales del término huevón con los argumentos relevantes de la impugnación, así que… ¡Mucha suerte Huevón!.
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